Overeenkomsten inzake technologieoverdracht - De belangrijkste wijzigingen van de nieuwe groepsvrijstellingverordening

In het mededingingsrecht kunnen bepaalde groepen van overeenkomsten buiten het bereik van het kartelverbod worden geplaatst door middel van een groepsvrijstellingsverordening. Overeenkomsten die voldoen aan de vereisten van de groepsvrijstelling behoeven niet te worden getoetst aan het algemene kader van het kartelverbod en genieten een ‘veilige haven’. De groepsvrijstelling maakt ook duidelijk dat bepaalde afspraken niet zijn vrijgesteld en van sommige zelfs dat deze ‘hard core’ restricties zijn en dus hoogstwaarschijnlijk verboden. Een groepsvrijstelling geeft de partijen bij dergelijke overeenkomsten dus rechtszekerheid. De Europese Commissie heeft op 21 maart 2014 een vernieuwde groepsvrijstellingsverordening aangenomen voor ‘overeenkomsten inzake technologieoverdracht’ (hierna de ‘Verordening’).[1] Overeenkomsten inzake technologieoverdracht worden in de Verordening omschreven als overeenkomsten tussen twee ondernemingen die zien op het in licentie geven of overdragen van technologierechten, zoals octrooien en modellen, maar ook knowhow, in verband met de vervaardiging van bepaalde contractproducten.[2] De Verordening is van belang voor de technologiesector omdat de overdracht en het in licentie geven van auteursrecht op software en rechten op topografieën van halfgeleiderproducten hieronder uitdrukkelijk mede begrepen zijn. Zoals wij hieronder verder zullen toelichten is het daarbij wel van belang dat de overeenkomst is gesloten in het kader van de vervaardiging van contractproducten. De Verordening uit 2014 vervangt haar voorgangster uit 2004.[3] Net als haar voorgangster stelt de nieuwe Verordening bepaalde vormen van technologieoverdracht die aan de in de Verordening opgenomen vereisten voldoen vrij van het ‘Europese’ kartelverbod, neergelegd in het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (‘VWEU’).[4] De Verordening is ook relevant voor de toepassing van het Nederlandse kartelverbod uit artikel 6 van de Mededingingswet (‘Mw’). Op 1 mei 2014 is de Verordening in werking getreden. Met een geldigheidsduur van twaalf jaar (tot en met 30 april 2026) gaat het nieuwe regime twee jaar langer mee dan de verordening uit 2004. De nieuwe Verordening kent een overgangsperiode van een jaar: ondernemingen hadden dus tot 1 mei 2015 de tijd om hun overeenkomsten die zijn overeengekomen voor 1 mei 2014 in overeenstemming te brengen met de eisen van het nieuwe regime.[5] Overeenkomsten gesloten na 1 mei 2014 moeten direct voldoen aan de vereisten van de Verordening om in aanmerking te komen voor de groepsvrijstelling. Zoals gebruikelijk heeft de Commissie richtsnoeren opgesteld die nuttig zijn in verband met de uitleg van de Verordening (“Richtsnoeren”).[6] De Verordening is het resultaat van een uitgebreid consultatieproces, waarbij de Commissie onder meer economisch onderzoek heeft laten verrichten naar de mogelijke beperkingen van de mededinging op het gebied van overeenkomsten inzake intellectuele eigendomsrechten.[7] De structuur van de Verordening is ongewijzigd gebleven ten opzichte van haar voorgangster. Ook de marktaandeeldrempels (20% in het geval van concurrenten en 30% in het geval van niet-concurrenten) blijven ongewijzigd. Inhoudelijk is er echter wel een aantal belangrijke wijzigingen te melden die met name te maken hebben met de toelaatbaarheid van veelvoorkomende bepalingen in overeenkomsten inzake technologieoverdracht. De belangrijkste wijzingen worden in dit artikel besproken.

Toepassingsgebied van de Verordening

Het toepassingsgebied van de groepsvrijstelling is in de nieuwe Verordening duidelijker uiteengezet. Inhoudelijk is de reikwijdte van de Verordening echter vrijwel ongewijzigd ten opzichte van de oude verordening.[8] De vrijstelling is van toepassing op overeenkomsten inzake technologieoverdracht. De in de inleiding omschreven definitie van overeenkomsten inzake technologieoverdracht bevat een aantal elementen die van belang zijn voor de toepasselijkheid van de Verordening. Zo moet het gaan om het in licentie geven van ‘technologierechten’, zoals octrooien en (gebruiks)modellen (‘utility models’ en ‘design rights’), maar ook knowhow kan volgens de definitie een technologierecht zijn.[9] Expliciet mede begrepen zijn bijvoorbeeld ook topografieën van halfgeleiderproducten, alsook auteursrechten op software. Een merklicentie daarentegen kan bijvoorbeeld geen vrijstelling genieten op basis van de Verordening. Een overeenkomst inzake technologieoverdracht kan uitsluitend in aanmerking komen voor een vrijstelling indien deze is gesloten met het oog op de vervaardiging van contractproducten. De technologie moet dus gebruikt worden in een productieproces of anderszins worden ingezet bij de vervaardiging van producten die op de markt worden gezet. Een overeenkomst valt bijvoorbeeld niet onder de reikwijdte van de Verordening indien de overeenkomst alleen is gericht op het verhinderen van de ontwikkeling van een concurrerende technologie. Opvallend is verder dat de licentieovereenkomst moet zijn gesloten tussen twee ondernemingen. Het begrip ‘onderneming’ in mededingingsrechtelijke context is ruimer dan het civielrechtelijke begrip. Een ‘onderneming’ omvat in het mededingingsrecht elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht haar rechtsvorm of de wijze waarop zij wordt gefinancierd en ongeacht of er sprake is van een winstoogmerk.[10] Groepsondernemingen vallen doorgaans binnen één onderneming, hetgeen betekent dat intercompany licensing of technologieoverdracht meestal niet mededingingsrechtelijk getoetst behoeft te worden. De Verordening is daarom ook niet van toepassing op overeenkomsten tussen meer dan twee ondernemingen, zoals bij zogeheten ‘technologiepools’ vaak het geval is. Aangezien overeenkomsten gesloten tussen meer dan twee ondernemingen vaak tot de dezelfde mededingingsrechtelijke problemen kunnen leiden als overeenkomsten tussen twee ondernemingen, zijn de beginselen vervat in de Richtsnoeren naar analogie toepasbaar. Het is van belang dat niet alleen licenties of overdracht van technologie tussen concurrenten, maar ook tussen andere partijen, zoals een leverancier en zijn afnemer (een ‘verticale overeenkomst’) onder het toepassingsgebied vallen. De Verordening behandelt verschillende typen overeenkomsten dan ook verschillend. Immers, het risico dat een overeenkomst tussen concurrenten de mededinging zal beperken is in het algemeen groter dan wanneer partijen in een verticale of andersoortige relatie tot elkaar staan. Verhouding van deze Verordening tot andere Groepsvrijstellingsverordeningen De systematiek van de groepsvrijstelling voor overeenkomsten inzake technologieoverdracht lijkt op die van de groepsvrijstellingsverordeningen inzake verticale overeenkomsten,[11] onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten^[12] en specialisatieovereenkomsten[13]. De groepsvrijstellingsverordening inzake verticale overeenkomsten is van toepassing op overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen die actief zijn in een verschillend stadium van de productie- of distributieketen (vergelijk de verhouding tussen een leverancier, een distributeur en een detailhandelaar) en die betrekking hebben op de voorwaarden waaronder de partijen bepaalde goederen of diensten kunnen kopen, verkopen of doorverkopen. Het toepassingsbereik van de groepsvrijstellingsverordening inzake onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten betreft overeenkomsten tussen ondernemingen actief op hetzelfde niveau van de bedrijfskolom (‘horizontale’ overeenkomsten, d.w.z. overeenkomsten tussen (potentiële) concurrenten), die betrekking hebben op verschillende samenwerkingsvormen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling van producten, technologieën of procedés.[14] Onder de groepsvrijstellingsverordening inzake specialisatieovereenkomsten vallen horizontale overeenkomsten waarbij een of meer ondernemingen zich er (eenzijdig dan wel wederkerig) toe verplichten de vervaardiging van bepaalde producten volledig of gedeeltelijk te beëindigen dan wel niet tot de vervaardiging van deze producten over te gaan doch deze van de andere partij te kopen, die zich ertoe verbindt deze producten te vervaardigen en te leveren. Dit laatste kan mededingingsbeperkend zijn omdat dan minder leveranciers overblijven op basis van deze afspraak, en zo wellicht de prijs van producten wordt opgedreven. De toepassingsgebieden van de Verordening en de groepsvrijstellingsverordeningen inzake onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten en specialisatieovereenkomsten zijn verschillend waardoor in beginsel de drie groepsvrijstellingen niet tegelijkertijd van toepassing kunnen zijn.[15] In de Richtsnoeren geeft de Europese Commissie aan dat er een nauw verband bestaat tussen de Verordening en de groepsvrijstellingsverordening inzake verticale overeenkomsten. De Verordening is van toepassing op de overeenkomst tussen de licentiegever en de licentienemer, terwijl de overeenkomsten tussen een licentienemer en de afnemers van de contractgoederen vallen onder de groepsvrijstellingsverordening inzake verticale overeenkomsten. De Verordening is bijvoorbeeld van toepassing op een overeenkomst inzake technologieoverdracht die de licentienemer verplicht een bepaald type distributiesysteem op te zetten en dus elementen bevat die normaliter vallen onder groepsvrijstellingsverordening inzake verticale overeenkomsten. De distributieovereenkomsten die licentienemer voor het nakomen van die verplichtingen sluit met zijn afnemers moeten vervolgens voldoen aan de vereisten van de groepsvrijstellingsverordening inzake verticale overeenkomsten.

Systematiek van de Verordening

Net als voornoemde specifieke groepsvrijstellingsverordeningen bevat de nieuwe Verordening een zogenaamde ‘veilige haven’. Een overeenkomst inzake technologieoverdracht gesloten tussen concurrenten met beide een marktaandeel van minder dan 20% is automatisch vrijgesteld, dat wil zeggen mededingingsrechtelijk toelaatbaar, zolang de overeenkomst geen ‘hardcore beperkingen’ bevat. Die marktaandeeldrempel bedraagt 30% in het geval van overeenkomsten tussen niet-concurrenten. De ‘hardcore’ beperkingen zijn opgenomen in artikel 4 van de Verordening. Voorts zijn bepaalde specifieke bepalingen uitdrukkelijk niet vrijgesteld. Het is van belang om te benadrukken dat overeenkomsten die om welke reden dan ook niet onder de Verordening vallen niet per se in strijd zijn met kartelverbod. Is echter wel sprake van dergelijke strijdigheid dan kan de overeenkomst wellicht alsnog in aanmerking komen voor een vrijstelling onder een van de andere groepsvrijstellingsverordeningen.[16] Indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan kan de overeenkomst ook uitgezonderd zijn op grond van een individuele beoordeling van de gevolgen van de overeenkomst.[17] Overigens is het zo dat indien een overeenkomst hardcore beperkingen bevat, het in het algemeen niet waarschijnlijk zal zijn dat de overeenkomst in aanmerking komt voor een dergelijke individuele vrijstelling.[18]

Gewijzigde ‘hardcore beperking’

Net als haar voorgangster bevat de nieuwe Verordening een lijst met zogenaamde ‘hardcore beperkingen’. Indien een overeenkomst inzake technologieoverdracht bepalingen bevat uit deze lijst, komt de overeenkomst niet meer in aanmerking voor een vrijstelling op grond van de Verordening. De belangrijkste inhoudelijke wijziging ten opzichte van de oude lijst is een beperking van de mogelijkheden om zogenaamde ‘passieve verkoop’ te verbieden.[19] Bij ‘passieve verkoop’ gaat een verkoper in op een spontaan verzoek van een individuele klant. Met andere woorden, de verkoper benadert de klant niet op eigen initiatief.[20] Onder het nieuwe regime geldt dat een bepaling in een overeenkomst tussen niet-concurrerende ondernemingen wordt aangemerkt als hardcore beperking, indien daarmee wordt beoogd een beperking op te leggen aan de passieve verkoop van een licentienemer in het gebied dat, of aan de klantenkring die is toegewezen aan een andere licentienemer. Onder de oude groepsvrijstelling was het toegestaan om gedurende de eerste twee jaar van een licentieovereenkomst tussen niet-concurrenten waarbij de licentienemer een exclusief gebied of exclusieve klantenkring was toegewezen, de nieuwe licentienemer te beschermen tegen passieve verkoop door een andere licentienemers aan die klantkring of in dat gebied.[21] Een dergelijke beperking geldt onder het nieuwe regime als hardcore beperking waardoor de overeenkomst waarin deze is opgenomen in het geheel niet in aanmerking komt voor de groepsvrijstelling. Deze wijziging is opvallend en een belangrijke beperking van de in principe exclusieve technologierechten van de rechthebbende. Immers een dergelijke rechthebbende kan nu niet meer een volledig exclusief licentiegebied (kleiner dan de EU) aan een licentienemer toewijzen, omdat hij en de licentienemer moeten toestaan dat andere licentienemers passief verkopen in dat gebied. Het toewijzen van exclusieve gebieds- of klantenkringen komt zeer veel voor in softwarelicentiecontracten en de wijziging geeft dan ook te denken over wat de beste Europese licentiestrategie is. Uit de Richtsnoeren blijkt dat dezelfde beperking echter op grond van een “individuele beoordeling” alsnog gedurende enige tijd buiten het toepassingsgebied van het kartelverbod kan vallen. Daarvan kan sprake zijn indien blijkt dat de beperking objectief noodzakelijk is voor de beschermde licentienemer om een nieuwe markt te kunnen betreden. Daarbij kan gedacht worden aan een licentienemer die aanzienlijke ‘sunk costs’ moet maken zoals investeringen in productiemiddelen en promotieactiviteiten. Het enkele feit dat het om een beginnende licentienemer gaat die zijn gedane investeringen terug wil verdienen lijkt echter niet te volstaan om in aanmerking te komen voor een individuele uitzondering.[22] Zoals eerder aangegeven is het meestal geen eenvoudige opgave om aan te tonen dat een hardcore beperking toch een individuele vrijstelling verdient. Om in aanmerking te komen voor een individuele uitzondering moet een overeenkomst voldoen aan de volgende cumulatieve vereisten:

• De overeenkomst moet bijdragen aan verbetering van de productie, of de distributie, of de bevordering van de technische of economische vooruitgang;
• Een billijk aandeel in de uit de overeenkomst voortvloeiende voordelen moet aan de afnemers van de desbetreffende producten ten goede komen;
• De beperkingen opgelegd aan de betrokken ondernemingen moeten noodzakelijk zijn voor het bereiken van bovengenoemde doelstellingen;
• De beperkingen mogen niet de mogelijkheid geven om voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen en diensten de mededinging uit te schakelen.

Grant-back- en non-challenge

Artikel 5 van de Verordening bepaalt dat zogenaamde grant-back- en non-challenge verplichtingen niet in aanmerking komen voor een vrijstelling op grond van de Verordening. Beide verplichtingen waren onder de oude verordening al een ‘uitgesloten beperking’, omdat ze volgens de Europese Commissie tot gevolg kunnen hebben dat de prikkel tot innovatie vermindert.[23] Van belang is dat de Verordening evenwel van toepassing kan zijn op de overige bepalingen van de overeenkomst zo lang die bepalingen scheidbaar zijn van de voornoemde ‘uitgesloten bepalingen’. Zowel in verband met de grant-back- als de non-challenge verplichtingen heeft de Europese Commissie wijzigingen doorgevoerd.[24] Grant-back Een grant-back verplichting houdt in dat de licentienemer verplicht is de door hem aangebrachte verbetering of zijn eigen nieuwe toepassing van de in de licentie gegeven technologie exclusief aan de licentiegever of een aangewezen derde in licentie te geven of geheel of gedeeltelijk de rechten met betrekking tot die verbetering of nieuwe toepassing over te dragen.[25] De licentienemer van de oorspronkelijke technologie – de ‘innovator’ – wordt dus verhinderd de door hem aangebrachte verbeteringen te exploiteren. De oude verordening maakte onderscheid tussen scheidbare en niet-scheidbare verbeteringen op gelicentieerde technologie. Met de nieuwe groepsvrijstellingsverordening is dit onderscheid komen te vervallen: alle exclusieve grant-back verplichtingen vallen nu in beginsel niet meer onder de groepsvrijstelling en vereisen een individuele beoordeling. Een exclusieve grant-back is de verplichting voor de licentienemer om de door hem aangebrachte verbetering exclusief weer aan de licentiegever in licentie te geven (of het intellectuele eigendomsrecht daarop over te dragen). Voor de uitsluiting van grant-back verplichtingen is het ook onder de nieuwe Verordening irrelevant of er betaald wordt voor de grant-back. De Europese Commissie merkt in haar Richtsnoeren echter op dat het feit dat een grant-back plaatsvindt tegen betaling, wel meeweegt in een individuele beoordeling.[26] De kans is dan namelijk kleiner dat de licentienemer door de grant-back wordt ontmoedigd te innoveren, aldus de Europese Commissie. Voorts benadrukt de Europese Commissie in haar Richtsnoeren dat niet-exclusieve grant-backs in beginsel binnen de ‘veilige haven’ van de Verordening kunnen vallen.[27] Het moge echter duidelijk zijn dat ook hier de exclusieve rechten van de intellectueel eigendomsrechthebbende verder zijn ingeperkt ten gunste van het mededingingsrechtelijke belang van innovatie en uiteindelijk het belang van de consument. Exclusieve grant-back verplichtingen komen veel voor in octrooilicenties. Ook in sommige softwarecontracten zijn dergelijke bepalingen opgenomen. Het is van belang om te benadrukken dat het daarbij niet gaat om een ‘hardcore beperking’. In theorie zou het daarom gemakkelijker moeten zijn om bij een grant-back aan te tonen dat aan de vier cumulatieve vereisten voor een individuele vrijstelling is voldaan. In de praktijk is het probleem bij (standaard)overeenkomsten met een grant-back verplichting dat de licentiegever niet de rechtszekerheid geniet van een automatische vrijstelling. Met andere woorden, het is dus niet zeker of een overeenkomst met een grant-back verplichting mededingingsrechtelijke beperkingen bevat. Partijen bij de overeenkomst lopen dus een potentieel risico op een onderzoek en boetes van de Autoriteit Consument en Markt (‘ACM’) of een andere mededingingsautoriteit, zoals de Europese Commissie. Bovendien is er een risico dat derden of de contractuele wederpartij (de licentienemer) in een civielrechtelijke procedure een beroep doet op het mededingingsrecht. Derden kunnen in een civiele procedure schadevergoeding op grond van onrechtmatige daad vorderen van de ondernemingen die een inbreuk maken op het mededingingsrecht. Daarnaast is van belang dat een bepaling in een overeenkomst die in strijd is met het mededingingsrecht ertoe leidt dat de overeenkomst (partieel) nietig is. Contractspartijen (zoals een licentienemer) kunnen in een civiele procedure een beroep doen op die (partiële) nietigheid om op die manier onder de betreffende contractuele verplichtingen uit te komen. De oude verordening is overigens in de context van computersoftware weinig toegepast door mededingingsautoriteiten en ook zijn er weinig civiele procedures over gevoerd. Er zijn dan ook weinig nadere bronnen beschikbaar die inzicht geven in de interpretatie van de Verordening. De beoordeling van de vraag of een individuele vrijstelling van toepassing zal zijn, zal daarom in een gegeven geval grotendeels moet worden gebaseerd op de Verordening en Richtsnoeren. Non-challenge Krachtens de Verordening geldt de groepsvrijstelling niet voor zogenaamde non-challenge- of niet-aanvechtingsbedingen. Een dergelijk beding legt een partij de verplichting op zich ervan te weerhouden om de geldigheid van intellectuele eigendomsrechten [28] van de andere partij aan te vechten.[29] Non-challenge verplichtingen worden van de werkingssfeer uitgezonderd, omdat licentienemers over het algemeen goed de (on)geldigheid van een intellectuele eigendomsrecht kunnen beoordelen. De Europese Commissie benadrukt in haar Richtsnoeren dat het bestrijden van ongeldige intellectuele eigendomsrechten ten goede komt aan onvervalste mededinging en innovatie.[30] De nieuwigheid van deze Verordening met betrekking tot non-challenge verplichtingen zit in de mogelijkheden om bij een betwisting een overeenkomst te beëindigen. Die mogelijkheden zijn behoorlijk beperkt ten opzichte van de oude verordening. In de oude verordening konden bedingen die de licentiegever toelieten de licentie te beëindigen als de geldigheid van een licentie werd betwist in beginsel in aanmerking komen voor een vrijstelling. Onder het nieuwe regime is een vrijstelling uitsluitend mogelijk in het geval dat dergelijke beëindigingsbedingen in een exclusieve licentieovereenkomst zijn opgenomen. Beëindigingsbedingen die zijn opgenomen in niet-exclusieve licenties kunnen echter niet meer in aanmerking komen voor de groepsvrijstelling. De Europese Commissie is van mening dat beëindigingsbedingen in exclusieve licentieovereenkomsten over het algemeen weinig concurrentieverstorende effecten zullen hebben. Bovendien zou een dergelijk beëindigingbeding kunnen voorkomen dat de licentiegever te afhankelijk wordt van de licentievergoedingen die de licentienemer betaalt voor de exclusieve licenties.[31] Een beëindigingsbeding in een niet-exclusieve licentieovereenkomst zou daarentegen dezelfde gevolgen kunnen hebben als een niet-aanvechtingsbeding, aldus de Europese Commissie. De beëindiging kan bijvoorbeeld tot aanzienlijke verliezen leiden wanneer de licentienemer reeds heeft geïnvesteerd in op de technologie toegespitste apparatuur.[32] Ook hier heeft de Europese Commissie dus gekozen voor een duidelijk strengere benadering, ten nadele van leveranciers van technologie en ten gunste van de mededinging en innovatie.

Soft-law: schikkingsovereenkomsten en technologiepools

Ook in haar nieuwe Richtsnoeren heeft de Europese Commissie van de gelegenheid gebruik gemaakt om handvatten te geven in verband met de toelaatbaarheid van twee veel voorkomende verschijnselen in het kader van technologieoverdrachten: schikkingsovereenkomsten en technologiepools. In haar nieuwe Richtsnoeren gaat de Europese Commissie uitgebreid in op beide onderwerpen. De Richtsnoeren zijn met name van belang voor technologiepools aangezien die vaak niet onder het toepassingsgebied van de Verordening vallen. Regelgeving neergelegd in richtsnoeren wordt ook wel ‘soft-law’ genoemd omdat de bindende werking in vergelijking met ‘hard-law’ (zoals de bepalingen van het VWEU en de verordeningen) beperkter is. De Commissie hanteert de Richtsnoeren – zoals de naam doet vermoeden – als leidraad. Over het algemeen kan er echter vanuit worden gegaan dat de Commissie niet snel afwijkt van haar eigen soft-law.[33] Schikkingsovereenkomsten In het kader van technologiegeschillen kan een licentieverlening een efficiënte wijze zijn om tot een minnelijke regeling te komen. Dergelijke licenties worden over het algemeen neergelegd in een schikkingsovereenkomst. Schikkingsovereenkomsten worden door de Europese Commissie in beginsel gezien als een legitieme manier om een juridische procedure te vermijden.[34] Specifieke bepalingen en voorwaarden van schikkingen waarbij een licentie wordt verleend kunnen echter onder het kartelverbod vallen en op dezelfde wijze getoetst worden als andere licentieovereenkomsten.[35] Net als in de oude richtsnoeren merkt de Europese Commissie in haar nieuwe Richtsnoeren op dat non-challenge verplichtingen in het kader van schikkingen in het algemeen buiten de toepassing van het kartelverbod vallen. Immers de gedachte achter een dergelijke schikking is nu eenmaal dat partijen overeenkomen de intellectuele eigendomsrechten die de kern van het geschil vormen niet te zullen aanvechten.[36] In haar nieuwe Richtsnoeren nuanceert de Europese Commissie voorgaande enigszins en overweegt dat non-challenge verplichtingen in schikkingsovereenkomsten onder omstandigheden concurrentiebeperkend kunnen zijn. Een non-challenge beding in een schikkingsovereenkomst kan bijvoorbeeld in strijd zijn met het kartelverbod indien de schikkingsovereenkomst is overeengekomen op basis van onjuiste of misleidende informatie. Voorts moet oplettendheid worden betracht wanneer de licentiegever middels financiële prikkels de licentienemer overhaalt de geldigheid van de technologierechten niet aan te vechten of indien de technologierechten noodzakelijke input vormen voor de productie van de licentienemer.[37] Verder heeft de Europese Commissie twee alinea’s toegevoegd over zogenaamde ‘pay-for-delay’-schikkingen, een toevoeging die lijkt te zijn geïnspireerd door de aandacht van de Europese Comissie voor pay-for-delay-praktijken in de farmaceutische sector.[38] Pay-for-delay-schikkingen zijn gericht op een waardeoverdracht in ruil voor een beperking van de toegang tot of de expansie op de markt van de andere partij. Inhoudelijk voegen de nieuwe alinea’s niet veel toe aan de Richtsnoeren. De Europese Commissie waarschuwt dat zij in het kader van schikkingsovereenkomsten die leiden tot een vertraagde of beperkte lancering van een bepaald product, waarbij een licentie wordt verleend tussen (potentiële) concurrenten en er in het kader van een schikking een aanzienlijke waardeoverdracht plaatsvindt, “bijzondere aandacht zal besteden aan het risico op toewijzing/verdeling van de markt”.[39] Technologiepools De Europese Commissie heeft een aantal substantiële wijzigingen aangebracht met betrekking tot de richtsnoeren inzake technologiepools. Technologiepools zijn regelingen waarbij twee of meer partijen een pakket technologie samenstellen dat niet alleen aan de deelnemers aan de pool, maar ook aan derden in licentie wordt gegeven. Technologiepools komen in vele verschillende verschijningsvormen voor. Van vrij eenvoudige overeenkomsten tussen een beperkt aantal partijen tot ingewikkelde organisatorische regelingen waarbij de licenties worden gemanaged door een afzonderlijke entiteit. Een licentienemer wordt door een technologiepool in staat gesteld om op basis van een enkele licentie actief te worden op een bepaalde markt. Daardoor wordt voorkomen dat een licentienemer overeenkomsten moet sluiten met alle voor de markttoetreding relevante licentiegevers. Dergelijke pools doen zich dan ook vaak voor op markten waar een aanzienlijk aantal intellectuele eigendomsrechten vereist zijn om actief te kunnen zijn op de markt. De efficiëntievoordelen van een technologiepool zijn duidelijk: de one-stop-shop vermindert transactiekosten en kan dubbele marginalisatie voorkomen. Er zijn echter ook potentiële mededingingsrechtelijke problemen. Een bezwaar dat kan rijzen in het kader van een technologiepool is het risico op prijsbinding (tussen de licentiegevers). Voorts kan een belangrijke technologiepool als norm gaan gelden voor een bepaalde industrie, wat toetreding van nieuwe, verbeterde technologieën kan belemmeren. Dergelijke normen kunnen de ontwikkeling van zogenaamde ‘standard essential patents’ (‘SEP’) tot gevolg hebben, octrooien die noodzakelijk zijn om actief te kunnen worden op een bepaalde markt. De afgelopen jaren zijn er veel juridische procedures gevoerd met betrekking tot de beperking van het gebruik door derden van dergelijke essentiële octrooien Met name op het gebied van ‘smart’ mobile devices (zoals smartphones en tablets) en aanverwante technologieën, lijkt er sprake van een heuse ‘patent war’ waarin bepaalde rechthebbende partijen moedwillig SEPs gebruiken om toegang tot de markt te bemoeilijken.[40] In sommige gevallen hebben die procedures ertoe geleid dat rechthebbenden werden verplicht toe te staan dat derden gebruik maken van essentiële intellectuele eigendomsrechten op basis van eerlijke, redelijke en niet-discriminerende – ofwel FRAND – voorwaarden.[41] De wijzigingen die de Commissie heeft doorgevoerd met betrekking tot technologiepools lijken deels te zijn geïnspireerd door deze jurisprudentie. Zoals hierboven uiteengezet, ziet de Verordening op overeenkomsten inzake technologieoverdracht tussen “twee ondernemingen” en in verband met “de vervaardiging van bepaalde producten”. Aangezien overeenkomsten waarbij een technologiepool wordt opgericht over het algemeen geen betrekking hebben op de vervaardiging van producten vallen dergelijke overeenkomsten niet onder de toepasselijkheid van de Verordening. Ook de licentieovereenkomsten tussen de pool en licentienemers vallen vaak buiten het bereik van de Verordening, omdat licentiering vanuit de pool meestal geschiedt op basis van multilaterale overeenkomsten (en niet tussen twee ondernemingen). Desalniettemin geven de Richtsnoeren net als voorheen handvatten voor beide typen overeenkomsten. De handvatten zijn echter uitgebreid. De meest opvallende wijziging is neergelegd in overweging 261 van de Richtsnoeren en betreft de introductie van een zogenaamde ‘veilige haven’ (‘safe haven’) voor de oprichting en exploitatie van een technologiepool. De veilige haven houdt in dat in het algemeen de oprichting en de exploitatie van een technologiepool niet onder het kartelverbod vallen indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: A. Deelname staat open voor alle betrokken eigenaren van technologierechten; B. Enkel essentiële en complementaire technologieën worden gepoold; C. De informatie-uitwisseling van gevoelige informatie (zoals prijs en omzet) blijft beperkt tot wat noodzakelijk is voor het oprichten en exploiteren van de pool; D. De gepoolde technieken worden op niet-exclusieve basis aan de pool in licentie gegeven; E. De gepoolde technieken worden onder FRAND-voorwaarden in licentie gegeven; F. Het staat partijen vrij de geldigheid van de gepoolde technologieën aan te vechten; en G. Het blijft geoorloofd om concurrerende producten en technologieën te ontwikkelen. Belangrijk is het onderscheid dat de Europese Commissie aanbrengt tussen essentiële- en niet-essentiële complementaire technologieën. Essentiele complementaire technologieën vallen onder het voorgaande regime (zie sub b). Bij niet-essentiële complementaire technologieën ziet de Europese Commissie mededingingsbeperkende risico’s zoals mogelijke uitsluiting van technologieën van derden. De veilige haven geldt daarom niet voor dergelijke niet-essentiële technologieën. Om te bepalen of de opname van dergelijke niet-essentiële technologieën strookt met het mededingingsrecht bevat randnummer 264 van de Richtsnoeren een aantal nuttige criteria. Indien bij de toetsing van de oprichting en de exploitatie van de pool blijkt dat deze buiten de veilige haven valt van de groepsvrijstelling, dient er een individuele beoordeling plaats te vinden of er sprake is van strijd met het kartelverbod. Indien bij de toetsing van de oprichting van de pool blijkt dat deze buiten de veilige haven valt van de groepsvrijstelling, dient er een individuele beoordeling plaats te vinden of er sprake is van strijd met het kartelverbod. Indien de conclusie luidt dat het opzetten van de technologiepool binnen de veilige haven valt, is het van belang om ook de voorwaarden waaronder de licenties vanuit de pool worden verleend te toetsen aan het mededingingsrecht.[42] Bij de beoordeling van licentieovereenkomsten met een pool zal de Europese Commissie met name letten op de positie van de pool op de markt (hoe sterker, hoe groter de risico’s) en de aanwezigheid van hardcorebeperkingen (in de zin van artikel 4 van de Verordening). Ook zal de Europese Commissie extra aandacht hebben voor eventuele licentieweigering ten opzichte van licentienemers en uitsluitingspraktijken ten opzichte van andere licentiegevers. In het geval een licentiepool een machtspositie[43] bezit, moeten de vergoedingen en andere voorwaarden “niet-buitensporig en niet-disciminerend” zijn en “moeten de licenties niet-exclusief zijn”.[44] Zo wordt gegarandeerd dat een de pool met een machtspositie open is en niet leidt tot marktafscherming en andere concurrentieverstorende effecten. In hoeverre die vereisten overeenkomen met de FRAND-voorwaarden licht de Europese Commissie niet toe in de Richtsnoeren. Grant-back verplichtingen in poollicenties moeten niet-exclusief zijn en beperkt blijven tot ontwikkelingen die (ten minste) belangrijk zijn voor het gebruik van de gepoolde technologie. De Europese Commissie merkt in haar Richtsnoeren verder op dat non-challenge-bedingen – met inbegrip van beëindigingsbedingen – in poollicentieovereenkomsten “waarschijnlijkheid binnen het toepassingsgebied” van het kartelverbod vallen.[45]

Conclusie

De wijzigingen met betrekking tot de nieuwe groepsvrijstelling inzake technologieoverdracht hebben in een aantal gevallen een aanzienlijke beperking van de mogelijkheden tot gevolg. Met name de mogelijkheden tot het beperken van passieve verkoop zijn afgenomen in het geval van exclusieve licentieovereenkomsten die een gebied of een klantenkring toekennen aan een licentienemer. Daarnaast zijn de mogelijkheden met betrekking tot grant-back verplichtingen en beëindigingsbedingen beperkt. Het is ons inziens de vraag of deze strengere benadering echt nodig is. Met name met betrekking tot software leveranciers is dat de vraag, aangezien de oude verordening in de praktijk voor die groep tot weinig onderzoeken, boetes en civiele procedures heeft geleid. Voornoemde bepalingen zullen onder de nieuwe verordening vaker afhankelijk zijn van een individuele beoordeling. Het is met name de vraag of de (rechts)onzekerheden die daaruit voortvloeien voor de licentiegevers met betrekking tot de mededingingsrechtelijke toelaatbaarheid van hun contracten met dergelijke bepalingen opwegen tegen de stimulans van innovatie die ten grondslag ligt aan deze strengere benadering van de Europese Commissie. De herziening van de groepsvrijstelling draagt naar onze mening echter over het geheel genomen bij aan meer duidelijkheid, zoals met betrekking tot de beoordeling van technologiepools. Aangezien de overgangsperiode van de Verordening op 1 mei 2015 is verlopen is het aanbevelingswaardig om te controleren of bestaande overeenkomsten die zijn overeengekomen vóór 1 mei 2014 voldoen aan de eisen van het nieuwe regime.

Voetnoten

[1] Verordening (EU) Nr. 316/2014 van de Commissie van 21 maart 2014 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht, OJ L 93, p. 17–23. [2] Zie voor de definitie van ‘overeenkomst inzake technologieoverdracht’ en ‘technologierechten’ respectievelijk artikel 1 lid 1 onder b) en onder c) Verordening. [3] Verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht, PB L 123, blz. 11–17. [4] Het ‘Europese’ kartelverbod is neergelegd in artikel 101 VWEU. [5] Zie artikel 10 Verordening. [6] Richtsnoeren van de Europese Commissie voor de toepassing van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op overeenkomsten inzake technologieoverdracht, 28 maart 2014, 2014/C 89/03. [7] Zie het onderzoek van P. Regibeau en K. Rockett, Assessment of potential anticompetitive conduct in the field of intellectual property rights and assessment of the interplay between competition policy and IPR protection, november 2011, in opdracht van de Europese Commissie. [8] Inhoudelijk is er een beperkte wijziging van het toepassingsbereik aangebracht door de Europese Commissie. De wijziging houdt een verduidelijking van de definitie van ‘overeenkomsten inzake technologierechten’. Onder de oude verordening vielen overeenkomsten inzake technologieoverdracht ook onder het toepassingsbereik indien deze bepalingen bevatten betreffende de aan- of verkoop van producten, het in licentie geven van andere intellectuele-eigendomsrechten of de verkoop van intellectuele-eigendomsrechten, voor zover die bepalingen niet het ‘primaire voorwerp’ van de overeenkomst vormden en rechtstreeks verband hielden met de productie van de contractproducten. De Europese Commissie heeft ervoor gekozen om voor dergelijke bepalingen het vereiste van het ‘primair voorwerp’ te schrappen, omdat de uitleg van dat vereiste in de praktijk vaak tot interpretatieproblemen leidde. Artikel 2 lid 3 van de Verordening bepaalt nu dat de vrijstelling ook van toepassing is op “bepalingen, in overeenkomsten inzake technologieoverdracht, die betrekking hebben op de aankoop van producten door de licentienemer of op het in licentie geven of toekennen van andere intellectuele-eigendomsrechten of knowhow aan de li­centienemer, indien en voor zover die bepalingen rechtstreeks verband houden met de vervaardiging of de verkoop van con­tractproducten” . [9] “Technologierechten” zijn knowhow en de volgende rechten of een combinatie daarvan, met inbegrip van de aanvragen van deze rechten of de aanvragen tot inschrijving ervan: i) octrooien; ii) gebruiksmodellen; iii) ontwerprechten; iv) topografieën van halfgeleiderproducten; v) aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen of andere producten waarvoor een dergelijk aanvullend beschermingscertificaat kan worden verkregen; vi) kwekerscertificaten, en vii) auteursrechten voor softwareproducten. Zoals uiteengezet in voetnoot 9 kan de Verordening echter ook van toepassing zijn op andere soorten intellectuele-eigendomsrechten voor zover die andere intellectuele-eigendomsrechten rechtstreeks verband houden met het vervaardigen of verkopen van de contractproducten. [10] Uit de jurisprudentie blijkt dat elke activiteit die bestaat in het aanbieden van goederen en diensten op een bepaalde markt, een economische activiteit vormt. Twee of meer ondernemingen kunnen tot dezelfde ‘economische eenheid’ worden gerekend wanneer de ondernemingen bestaan uit “een unitaire organisatie van personele, materiële en immateriële elementen die op duurzame basis een bepaald economisch doel nastreeft en ertoe kan bijdragen dat een in deze bepaling bedoelde inbreuk wordt gepleegd” (zie het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 20 maart 2002 in de zaak T-9/99, HFB t. de Europese Commissie, ECR II-1487, para. 54 en de aldaar aangehaalde jurisprudentie). Dit betekent in de praktijk dat ondernemingen die deel uitmaken van eenzelfde groep (‘concern’), en vooral als het om volledige (100%) dochter/zusterondernemingen gaat, in het mededingingsrecht vaak als één onderneming worden gezien, en dat hun intercompany licentieovereenkomsten buiten toepassing van het mededingingsrecht vallen. [11] Verordening (EU) 330/2010 van de Commissie van 20 april 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op groepen verticale overeenkomsten en onderling afgestemde feitelijke gedragingen, PbEU 2010, L 102/1. [12] Verordening 1217/2010 van de Commissie van 14 december 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, PbEU 2010, L 335/36. [13] Verordening (EU) 1218/2010 van de Commissie van 14 december 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen specialisatieovereenkomsten, PbEU 2010, L 335/43. [14] Zie artikel 1 onder a) van Verordening 1217/2010 van de Commissie van 14 december 2010 betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, PbEU 2010, L 335/36. [15] Zie ook de uitleg in de randnummers 69-74 randnummers van de Richtsnoeren. Bepaalde overeenkomsten die voortvloeien uit een specialisatie- of een onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomst kunnen wellicht wel onder het toepassingsbereik van de Verordening vallen. Denk bijvoorbeeld aan een licentieovereenkomst die in het kader van een onderzoek- en ontwikkelingsovereenkomst met derden wordt gesloten. Op een dergelijke licentieovereenkomst is de Verordening van toepassing. [16] De in dit kader meest relevante groepsvrijstellingen zijn in voetnoten 12 t/m 14 genoemd. [17] De mogelijkheid van een individuele uitzondering is neergelegd in artikel 6 lid 3 Mw en artikel 101 lid 3 VWEU. [18] De Europese Commissie gaat ervan uit dat overeenkomsten met een hardcore beperking in strijd zijn met het kartelverbod en waarschijnlijk niet kunnen worden vrijgesteld op basis van een groepsvrijstelling of een individuele vrijstelling. Zie de Richtsnoeren van de Europese Commissie betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag van 27 april 2004, (C101/97), PbEU 2004, C 101/97, o.a. randnummer 46. Relevant voor de beoordeling van een overeenkomst gesloten tussen twee concurrenten, een zogenaamde ‘horizontale’ overeenkomst, zijn de Richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op horizontale samenwerkingsovereenkomsten, PbEU 2011, C 11/01. [19] Daarnaast is het oude artikel art. 4 lid 1 sub c onder i en onder iii geschrapt. De oude bepalingen bevatten uitzonderingen op de hardcore beperkingen. Met andere woorden, dergelijke bepalingen konden alsnog in aanmerking komen voor een vrijstelling. De uitzonderingen zagen toe op de verplichting die aan de licentienemer(s) werd opgelegd om met de in licentie gegeven technologie uitsluitend binnen één of meer technische gebruiksgebieden of één of meer productmarkten te produceren én de verplichting die aan de licentiegever werd opgelegd om de technologie niet aan een andere licentienemer in een specifiek gebied in licentie te geven. In de Richtlijnen legt de Commissie uit dat deze uitzonderingsgronden in de oude verordening ten onrechte als een vorm van marktverdeling waren gekwalificeerd. [20] Voor de uitleg van passieve- en actieve verkoop wordt aangehaakt bij de definitie in Richtsnoeren inzake verticale beperkingen van 19 mei 2010, 2010/C 130/01, randnummer 51. [21] Art. 4 lid 2 sub b onder ii verordening (EG) nr. 772/2004 van de Commissie van 27 april 2004 betreffende de toepassing van artikel 81, lid 3, van het Verdrag op groepen overeenkomsten inzake technologieoverdracht, PB L 123, blz. 11–17. [22] Zie de Richtsnoeren, randnummer 126. [23] Idem, randnummer 128. [24] Zie respectievelijk artikel 5 lid 1 sub a en sub b Verordening. [25] Zie de Richtsnoeren, randnummer 129-132. [26] Idem, randnummer 130. [27] Idem, randnummer 131. [28] Intellectuele eigendomsrechten worden in de Verordening gedefinieerd als: “met name industriële-eigendomsrechten zoals octrooien en handelsmerken, auteursrechten en naburige rechten”. [29] Zie de Richtsnoeren, randnummers 133-140. [30] Idem, randnummer 134. [31] Zie de Richtsnoeren, randnummer 139. Uiteraard moet bij dergelijke bedingen nog wel worden gekeken of aan de andere vereisten voor de toepasselijkheid van een vrijstelling is voldaan. [32] Zie de Richtsnoeren, randnummer 136. [33] De precieze juridische status van richtsnoeren is onduidelijk. Zie J.F. Appeldoorn en H.B.B. Vedder, Mededingingsrecht; Beginselen van Europees en Nederlands Mededingingsrecht (2012), p. 88-89. [34] Idem, randnummer 235. [35] Idem, randnummer 237. [36] Idem, randnummer 242. [37] Idem, randnummer 243. [38] De Europese Commissie houdt de farmaceutische sector al sinds 2008 nauwlettend in de gaten en publiceert regelmatig onderzoeksresultaten. Haar laatste rapport van 5 december 2014 is beschikbaar via: http://ec.europa.eu/competition/sectors/pharmaceuticals/inquiry/patent_settlements_report5_en.pdf. [39] Zie de Richtsnoeren, randnummer 239. [40] Daarbij zij opgemerkt dat een groot deel van de jurisprudentie op dit gebied betrekking heeft op een ander mededingingsrechtelijk verbod dan het kartelverbod, namelijk het verbod op machtsmisbruik (neergelegd in artikel 24 Mw en artikel 102 VWEU). Zie voor een uitgebreide beschrijving van de ‘patent wars’ en de daarbij relevante jurisprudentie het artikel van M. Dolmans, Privateers and trolls join the global patent wars; can competition authorities disarm them?, Computerrecht 2014/37, 2. Zie met betrekking tot dit onderwerp ook de editorial van M. de Koning, Hoe eerlijk is de mededinging in de ICT sector?, Computerrecht 2014/34, 2, en de artikelen van J. Houdijk, Licentieweigering en misbruik van machtspositie, Computerrecht 2014/35, 2 en M.A. van Bemmel, Europese Commissie treedt op in octrooiconflict tussen Motorola en Apple, Computerrecht 2013/154, 4. [41] Zie bijvoorbeeld recentelijk de besluiten van de Commissie inzake Samsung en Motorola, waarin de Commissie concludeerde dat het uitsluiten van het gebruik van essentiële intellectuele eigendomsrechten door de rechthebbende door het inroepen van de intellectuele eigendomsrechten voor een rechter kan leiden tot een misbruik van machtspositie (in de zin van artikel 24 Mw en102 VWEU). Dergelijke rechten moeten in bepaalde gevallen onder FRAND-voorwaarden toegankelijk worden gemaakt voor derden. Zie de besluiten van de Europese Commissie van 29 april 2014, in de zaken AT.39939, Samsung en AT.39985, Motorola. [42] Zie de Richtsnoeren, randnummer 266. [43] Blijkens de mededingingswet is een machtspositie een “positie van een of meer ondernemingen die hen in staat stelt de instandhouding van een daadwerkelijke mededinging op de Nederlandse markt of een deel daarvan te verhinderen door hun de mogelijkheid te geven zich in belangrijke mate onafhankelijk van hun concurrenten, hun leveranciers, hun afnemers of de eindgebruikers te gedragen”.Uit de jurisprudentie volgt dat een marktaandeel van 50% een indicatie is voor een machtspositie en meer dan 80% een sterke indicatie is die moeilijk te weerleggen is. Echter ook bij een lager marktaandeel dan 50% kan sprake zijn van een machtspositie. Dit is ook afhankelijk van de marktstructuur en andere factoren. [44] Zie de Richtsnoeren 269. [45] Idem, randnummers 272.