Normaal gebruik van een gemeenschapsmerk moet worden geabstraheerd van het grondgebied van lidstaten
HvJEU 19 december 2012, zaak C-149/11 (ONEL/OMEL)
Leno heeft het gemeenschapsmerk ONEL dat in 2002 voor onder meer reclame en publiciteit, en juridische diensten is geregistreerd. Op basis van dit merk ONEL heeft Leno in 2009 bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) oppositie ingesteld tegen het depot van het Beneluxmerk OMEL voor dezelfde diensten van Hagelkruis. Partijen waren het erover eens dat het teken OMEL op verwarringwekkende wijze met het merk ONEL overeenkomt.
Indien een merk niet normaal wordt gebruikt gedurende een onafgebroken periode van vijf jaar kan het vervallen worden verklaard, en kan het niet dienen als grondslag voor een oppositie tegen een merkaanvraag van een jonger overeenstemmend teken. Omdat het merk ONEL al langer dan vijf jaar geleden was geregistreerd heeft Hagelkruis in de oppositieprocedure om bewijs van normaal gebruik van het merk ONEL gevraagd. Leno heeft enkel bewijs aangedragen van gebruik van ONEL in Nederland, hetgeen volgens het BBIE geen normaal gebruik oplevert omdat het van mening was dat een gemeenschapsmerk in meer dan één EU lidstaat moet worden gebruikt. Wij hebben hierover destijds bericht (Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom: Een gemeenschapsmerk dient in meer dan één lidstaat te worden gebruikt).
De uitspraak van het BBIE en het beroep
De uitspraak van het BBIE heeft in binnen- en buitenland veel kritiek gekregen. Enerzijds omdat zij, indien zij gemeenschapsrecht zou zijn, grote gevolgen zou hebben omdat heel veel gemeenschapsmerken lokaal worden gebruikt en derhalve aan verval blootstaan. En anderzijds omdat de grenzen van lidstaten volgens velen niet relevant zijn voor het beoordelen van normaal gebruik van een gemeenschapsmerk.
Leno was het niet eens met de uitspraak van het BBIE en heeft beroep ingesteld bij het Gerechtshof Den Haag, dat op zijn beurt prejudiciële vragen heeft gesteld aan het Hof van Justitie EU (HvJEU), die er op neerkomen dat het Gerechtshof wil weten of normaal gebruik van een Gemeenschapsrecht in één lidstaat voldoende is om te voldoen aan de voorwaarde van “normaal gebruik binnen de Gemeenschap”.
Normaal gebruik in de Gemeenschap
Het HvJEU benadrukt dat het in eerdere arresten heeft bepaald wat onder normaal gebruik van nationale merken moet worden verstaan. Dat is gebruik van het merk om een afzet te vinden of te behouden, met uitsluiting van louter symbolisch gebruik dat er alleen toe strekt om het merkrecht te behouden. Bij de beoordeling daarvan dient rekening te worden gehouden met alle feiten en omstandigheden aan de hand waarvan kan worden vastgesteld dat er van een reële commerciële exploitatie van de gemerkte waren of diensten sprake is. De aard van de desbetreffende waren en diensten, de kenmerken van de markt, en de frequentie van gebruik van het merk zullen daarbij een rol spelen. De territoriale omvang van het merkgebruik kan een rol spelen als slechts één van de factoren waarmee rekening wordt gehouden. Omdat de Merkenrichtlijn (dat het nationale merkenrecht harmoniseert) en de Gemeenschapsmerkenverordening (die het gemeenschapsmerk regelt) dezelfde doelstelling nastreven door de voorwaarde op te leggen dat het merk normaal wordt gebruikt geldt het voorstaande mutatis mutandis ook voor gemeenschapsmerken.
Het HvJEU overweegt dat het vereiste van normaal gebruik in de Gemeenschap geen eis van territoriale omvang stelt, maar louter bedoeld is om gebruik van het merk buiten de Gemeenschap uit te sluiten. Omdat het gemeenschapsmerk één merk voor het hele grondgebied van de EU is, en derhalve een eenheid is, kan geen bijzondere betekenis worden toegekend aan het grondgebied van de lidstaten. Bij de beoordeling van de vraag of een gemeenschapsmerk normaal is gebruikt moet derhalve van de grenzen van het grondgebied van de lidstaten worden geabstraheerd. Het BBIE heeft derhalve ten onrechte zijn beslissing gegrond op het enkele gegeven dat het merk ONEL slechts in Nederland is gebruikt.
Het HvJEU overweegt nog wel dat redelijkerwijs kan worden verwacht dat een gemeenschapsmerk op een groter grondgebied wordt gebruikt dan het grondgebied van één enkele lidstaat om van normaal gebruik te kunnen spreken, maar dat het in bepaalde omstandigheden niet is uit te sluiten dat de markt van de waren of diensten waarvoor het gemeenschapsmerk is ingeschreven zich slechts tot het grondgebied van één lidstaat uitstrekt. Dat hangt dan wel weer samen met de hierboven aangehaalde beoordeling van de specifieke feiten en omstandigheden die de feitenrechter moet onderzoeken om vast te stellen of een gemeenschapsmerk is gebruikt om in de EU marktaandelen te behouden of te verkrijgen.
Conclusie
Dit arrest is van groot belang voor de merkpraktijk omdat het normaal gebruik van een merk wezenlijk is voor de instandhouding daarvan. Het HvJEU maakt duidelijk dat landsgrenzen bij de beoordeling van deze vraag geen rol mogen spelen. Er moet naar feiten en omstandigheden gekeken worden die relevant zijn voor de afzet op het grondgebied van de gemeenschap van de waren en diensten waarvoor het merk is geregistreerd. De territoriale omvang van het gebruik is slechts een van de factoren waarmee rekening wordt gehouden.
