HvJEU in Portakabin / Primakabin: AdWords onder omstandigheden merkinbreuk
Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft op 8 juli 2010 een arrest gewezen over merkinbreuk door het gebruiken van Google AdWords. AdWords zijn zoektermen die, als ze door de internetgebruiker worden ingevoerd in een zoekmachine zoals Google, gesponsorde links of advertentie(s) opleveren naast de "objectieve" zoekresultaten die op basis van een algoritme worden geselecteerd. AdWords worden op basis van een veilingsysteem verkocht aan de hoogste bieder. Wie het hoogst biedt, verschijnt als eerste gesponsorde zoekresultaat. Eerder dit jaar deed het Hof al uitspraak over de verantwoordelijkheid van Google daarin.
In deze langlopende Nederlandse zaak gaat het over twee concurrenten: Portakabin produceert en verkoopt mobiele bouwsystemen en is tevens houdster van het merk "Portakabin". Concurrent Primakabin verkoopt en verhuurt nieuwe en tweedehands mobiele bouwsystemen. Voor een belangrijk deel bestaat de handel van Primakabin uit gebruikte Portakabin units. Beide partijen bieden hun units online aan.
Primakabin heeft voor haar advertenties de AdWords "portakabin", "portacabin", "portokabin" en "portocabin" gekocht. Dat zijn dus zoekwoorden die (vrijwel) identiek zijn aan het merk Portakabin. De cabineconcurrenten raken verstrikt in een jarenlange juridische strijd of er sprake is van merkinbreuk door deze wijze van online adverteren.
Prejudiciële vragen
De Hoge Raad heeft vervolgens ondermeer de volgende prejudiciële vragen gesteld:- Is er sprake van merkgebruik (voor eigen waren en diensten) als een koppeling van adverteerder verschijnt in de zoekresultaten door gebruik van een merk van een concurrent als AdWord?
- Zijn er omstandigheden dat een adverteerder een beroep kan doen op refererend merkgebruik, i.e. de adverteerder een geldige reden heeft om het merk van een concurrent te gebruiken?
- Als een adverteerder verwijst naar tweedehands producten die rechtmatig in de Europese Economische Ruimte zijn gebracht, is dan het recht van de merkhouder op bescherming van zijn merk uitgeput?
- Zijn dezelfde antwoorden van toepassing als de door adverteerder opgegeven zoekwoorden niet identiek zijn aan het merk, maar bijvoorbeeld typefouten bevatten?